La digitalización del comercio ha traído un aumento de la competitividad en los sectores e industrias que han beneficiado enormemente a las economías y a los consumidores. Un fenómeno que se vio especialmente potenciado en el contexto de la pandemia por Covid-19, cuando ante el cierre provisional de los comercios físicos, vendedores y compradores acudieron masivamente a internet para satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, debido a la facilidad y la rapidez con que los consumidores pueden comparar y adquirir productos a través de las marketplaces o plataformas digitales, los usuarios de Internet tienden a prestar menos atención a la información y detalles de las páginas web que visitan, lo que aumenta el riesgo de confusión en relación con la procedencia empresarial de los productos o servicios.

En definitiva, si bien la digitalización de las relaciones comerciales, y especialmente aquellas dirigidas a los consumidores finales, ha traído elementos muy positivos al mercado, ha supuesto también un aumento exponencial de infracciones legales. Una de las formas de infracción más habituales en marketplaces o plafaormas digitales como Amazon, AliExpress, eBay, Alibaba, Rakuten, Etsy, MercadoLibre, etc., es la práctica desleal por confusión.

La competencia desleal por confusión, confusión desleal, o incluso imitación desleal o anticompetitiva, se refiere a cualquier acto de confusión con el establecimiento, productos o servicios de terceros, que pueda causar error en el público y llevar a los consumidores a adquirir productos o servicios que no desean, o que no son lo que esperaban.

¿La confusión desleal es una infracción de derechos marcarios?

No, las prácticas de competencia desleal se solapan muy a menudo con el derecho de marcas, y gran parte de esta rama del derecho puede enmarcarse dentro del derecho de propiedad intelectual, pero no son lo mismo.

La confusión desleal se diferencia de las infracciones de derecho marcario en que, en el caso de las infracciones de marca, se trata de la utilización de una marca idéntica o similar a otra marca registrada o notoria, sin autorización del titular, para productos o servicios idénticos o similares a los amparados por la marca. En cambio, la competencia desleal por confusión se refiere a cualquier acto que pueda llevar al consumidor a confundir los productos o servicios de una empresa con los de otra, aunque no se utilice una marca idéntica o similar.

La confusión desleal puede producirse tanto si existen marcas registradas como si no, y podrá limitarse a marcas o signos distintivos o abarcar más ámbitos.

Por ejemplo, algunos vendedores pueden utilizar imágenes y descripciones de productos similares a los de marcas registradas para confundir al consumidor y obtener una ventaja competitiva, o pueden utilizar nombres de dominio o palabras clave en anuncios que se asemejan a los de marcas registradas para aparecer en los resultados de búsqueda de los consumidores. Pero también pueden hacer lo mismo respecto de marcas o signos distintivos no registrados.

¿Existen diferencias entre tener una marca registrada o no tenerla ante un acto de confusión desleal?

El derecho marcario implica ciertos beneficios respecto al derecho de competencia desleal, ya que el titular de una marca registrada tiene el derecho exclusivo de utilizar esa marca en relación con los productos o servicios para los que está registrada, y puede tomar medidas legales contra cualquier infracción de su marca. En el caso de la competencia desleal, las empresas pueden tomar medidas legales, pero el alcance de la protección es menor que en el caso de una marca registrada.

Sin embargo, puede ocurrir que el infractor disponga, por los motivos que fueran, de la imitación a la marca, igualmente registrada, que ninguna de las partes implicadas tuviera registro de la marca, o que la parte afectada por la imitación no tuviera la marca registrada y el imitador la hubiera registrado o estuviera intentando registrarla. En cualquiera de estos supuestos, el derecho marcario pierde peso, y regresamos al derecho de la competencia.

¿Qué dice el derecho de la competencia sobre la confusión desleal?

La Ley de Competencia Desleal en España nos identifica cuales son las prácticas que pueden ser catalogadas como desleales, encontrándose la confusión entre éstas. Esto implica que, además de ser automáticamente una práctica ilegal, se establecen sanciones para aquellos que cometan estos actos de confusión desleal. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la encargada de interponer estas sanciones en España.

Pero lo más interesante e importante para aquellas empresas que sean víctima de actos desleales por confusión, es que la ley les ofrece una serie de acciones legales para defenderse: exigir el cese de la confusión, y exigir indemnización por daños y perjuicios causados por la confusión.

¿Existe derecho a indemnización cuando se es víctima de una imitación desleal en internet?

Claro, la competencia desleal por confusión puede suponer un grave riesgo para la imagen y la reputación de las empresas afectadas, así como para la fidelidad y la lealtad de los consumidores. Además, puede crear una situación de desequilibrio competitivo en el mercado, en la que los competidores que actúan de forma honesta y transparente se ven perjudicados por los que emplean estrategias desleales y poco éticas.

La ley establece que el perjudicado tiene derecho a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, incluyendo los daños morales y los beneficios que el infractor haya obtenido.

¿Son responsables los marketplaces o las plataformas digitales?

Esto es una gran pregunta cuya respuesta depende mucho del caso concreto, e incluso del tribunal ante e que se litigue. La respuesta general sería que los marketplaces o plataformas digitales pueden responder por la confusión desleal si han contribuido a la misma. Por ejemplo, si permiten la venta de productos falsificados o engañosos, o si no toman medidas suficientes para evitar que se produzca confusión entre los productos o servicios ofrecidos por diferentes vendedores.

Esto significa que, en principio, los marketplaces digitales no son responsables por la comisión de prácticas de competencia desleal por confusión por parte de terceros vendedores que utilizan sus plataformas. Sin embargo, en algunos casos, pueden existir circunstancias en las que los marketplaces puedan ser considerados responsables.

Ha habido casos en los que se ha condenado a Amazon por violaciones de derechos de propiedad intelectual en su plataforma. Por ejemplo, en agosto de 2020, un tribunal de California dictaminó que Amazon era responsable de vender productos falsificados de la marca de cosméticos Coty, Inc. en su plataforma, y ordenó a la compañía que pagara más de 22 millones de dólares en daños. En otros casos, Amazon ha llegado a acuerdos extrajudiciales con marcas como Apple y Valentino para evitar futuras violaciones de derechos de propiedad intelectual en su plataforma.

Pero, por otro lado, existe jurisprudencia que ha exculpado a Amazon por violaciones de derechos de propiedad intelectual por parte de terceros vendedores en su plataforma. Por ejemplo, en el caso «Coty Germany GmbH v Amazon» (C‑567/18), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró que Amazon no puede ser considerado responsable por infracciones de propiedad intelectual cometidas por terceros vendedores que utilizan su plataforma de venta online, siempre y cuando se limite a facilitar el servicio de alojamiento de la tienda y no participe activamente en el proceso de venta. Si bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Amazon puede ser considerado responsable por la venta de productos falsificados por terceros vendedores en su plataforma si la compañía no toma medidas para combatir estas infracciones, o si Amazon desempeña un papel activo en la venta de los productos, por ejemplo, si selecciona los productos, establece los precios o proporciona servicios de almacenamiento o envío, podría considerarse responsable de la infracción de los derechos de propiedad intelectual de los productos vendidos.

En cualquier caso, la jurisprudencia europea y española ha ido evolucionando hacia una mayor responsabilidad de los marketplaces en la lucha contra las prácticas de competencia desleal por confusión, y la respuesta cada vez más habitual por parte de estas plataformas es alcanzar acuerdos extrajudiciales con los afectados.

¿Qué requisitos se exigen para entender que ha existido confusión desleal?

La jurisprudencia española ha establecido varios requisitos para entender que ha existido competencia desleal por confusión en la venta de productos en internet. Estos requisitos, a grandes rasgos, son:

• Riesgo de confusión entre los productos o servicios: se debe probar que el uso del signo idéntico o similar por parte del demandado genera un riesgo de confusión entre los productos o servicios que se ofrecen, y que los consumidores pueden pensar que los productos o servicios son los mismos o que están relacionados de alguna manera.
• Finalidad competitiva: se debe demostrar que el uso del signo idéntico o similar por parte del demandado tiene una finalidad competitiva, es decir, que el demandado utiliza el signo para obtener una ventaja competitiva sobre el demandante.
• Daño o perjuicio al titular de la marca o signo distintivo: se requiere probar que el uso del signo idéntico o similar por parte del demandado ha causado un daño o perjuicio al titular de la marca o signo distintivo anterior y registrado.

¿Cómo puede ayudar Gowper?

En Gowper somos expertos en derecho de competencia desleal, y hemos llevado con éxito varios casos por confusión desleal. Como abogados especializados en empresas y emprendimiento, vemos como muchos de nuestros clientes son victimas de éstas prácticas desleales al acudir a internet para comercializar sus servicios y productos.

Ponemos a disposición del cliente todas las herramientas necesarias para su protección. Desde una red de aliados estratégicos que nos permite identificar con claridad todas las infracciones que se están produciendo, hasta nuestros servicios especializados para conseguir el cese de la infracción e indemnización por los daños y perjuicios sufridos, tanto en vía extrajudicial como en vía judicial.

Además, estamos acostumbrados a tratar con los marketplaces y las plataformas digitales, y sabemos que suelen necesitar para parar ellos mismos las infracciones