¿Cuáles recursos otorgan una ventaja competitiva a las empresas?

Las empresas desarrollan en el marco de su actividad económica determinados recursos inmateriales y materiales que pasan a formar parte del patrimonio de que disponen.

De un lado, están las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, que valorizan la distintividad de la empresa y evitan que se les pueda confundir en el mercado con respecto a sus competidores.

De otro, los diseños industriales, modelos de utilidad, o patentes, protegen la apariencia externa de un producto, o las invenciones técnicas que resuelven problemas técnicos, o las invenciones novedosas de productos o procedimientos, o la mejora evidente de anteriores existentes, pudiendo ser comercializados. Todos ellos son registrables y por tanto, están protegidos frente al uso indebido, ilegítimo y no autorizado de terceros.

Además de estos recursos, las empresas, mediante sus procesos de innovación, pueden desarrollar determinada información novedosa, que está únicamente en su poder y por ende fuera del dominio público, reviste carácter técnico o comercial, aplican o es potencialmente aplicable en sus procesos productivos o industriales, y tiene un determinado valor económico. Esta información deberá ser protegida como un secreto comercial.

Sin embargo, esta información no podrá ser fácilmente accesible, ni desarrollable por separado por empresas competidoras, de escasa relevancia o valor, o haber sido obtenida como resultado de la apropiación por la empresa de técnicas o habilidades desarrolladas individualmente por los trabajadores.

¿Y si alguien descubre esos secretos?

No todo descubrimiento supone una vulneración del secreto.

• El develamiento del secreto mediante ingeniería inversa: si el secreto se plasma en un producto concreto, éste podrá, a los efectos de, por ejemplo, determinar su patentabilidad, ser inspeccionado por terceros que podrán descubrirlo y, por consiguiente, utilizarlo.
• La revelación sin importar su causa permite inmediatamente el acceso y uso del mismo por terceros. Si no ha sido autorizada, se podrá reclamar contra el transgresor, pero no por su uso por terceros de buena fe.
• El secreto descubierto podrá ser patentado por cualquier persona que haya obtenido la información pertinente por medios legítimos.
• En definitiva, la protección como secreto comercial de una invención no confiere el derecho exclusivo frente a terceros respecto de su uso comercial.

Píldoras de conocimiento

• El concepto tiene su origen en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994.

• El valor económico del secreto ha de ser actual o futuro, real o potencial, aportando una ventaja competitiva significativa en el sector o industria al que se adscribe la empresa.

• Las empresas que crean conocimientos con valor empresarial e inversión en I+D+i pueden beneficiarse de un régimen especial de tributación aplicable a su comercialización, conocido como Patent Box.

¿La regulación es uniforme?

No, aplican varios reglamentos y directivas.

En Europa, los secretos comerciales se regulan por la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 (la “Directiva”). Pero también aplican la Directiva 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas, el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, el Reglamento 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, la Directiva 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, etc.

¿Se ha conseguido cumplir el objetivo de armonización con la Directiva?

En sentido general, sí.

• Establece una definición comunitaria.

• Establece la tutela judicial en los supuestos de obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales.

• Fija un nivel mínimo de protección.

• Establece criterios generales respecto a medidas, procedimientos, recursos y sanciones.

Pero, subsisten diferencias en las legislaciones nacionales a nivel comunitaria.

Analizamos las normativas de Francia, España, Italia y Reino Unido.

Francia

Los franceses son pioneros en la creación de una normativa específica

El país galo cuenta con una ley propia, la loi n°2018-670, que transpone la Directiva. Sin embargo, Francia era una de las raras excepciones de países que contaban con normativa específica de antaño: la “Loi de blocage” n°68-538, de 28 de julio de 1968.

En Francia, además, la protección de los secretos comerciales reconocida a las empresas se equipara con la otorgada a las personas físicas, en aplicación del Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, como parte del derecho a la privacidad y a la vida familiar.

Sin embargo, dicha protección puede colisionar con la libertad de expresión y acceso a la información, por lo que la ley francesa establece que en el marco de un procedimiento judicial, no se puede comprometer o suprimir la libertad de expresión. Este mecanismo también aplica en el caso de canales de denuncias de irregularidades (“whistleblowing”) en las empresas.

Píldoras de conocimiento

• Se protegen todas las creaciones o elementos confidenciales que recaen fuera del ámbito de la propiedad intelectual e industrial tradicional: desde elementos no patentables de una patente, pero con valor económico propio, a otros como R&D, estrategias o proyectos empresariales, el lanzamiento de un nuevo producto, datos de clientes o proveedores, etc.). El único requisito es haberse obtenido por vías legales (Art. L. 151 Código de comercio).

• Es lícito el descubrimiento mediante revelación autorizada.

• Es lícita la creación independiente, incluso mediante el estudio, desmontaje o pruebas realizadas sobre un producto disponible para su venta al público (salvo prohibición contractual).

• Es ilícito el uso no autorizado o la conducta desleal, la revelación no autorizada.

• La vulneración se puede perseguir ante los tribunales civiles y mercantiles. En vía penal, no existe un procedimiento específico.

• En un procedimiento de medidas cautelares (ex parte o inter parte), es posible impedir o detener la vulneración de un secreto comercial: frenar la difusión, cesar la fabricación, almacenamiento, importación, exportación, promoción, venta y comercialización de productos que se consideran fruto del uso o explotación ilícitas del secreto; obtener el embargo o incautación cautelar de esos productos, la denegación de importación y su devolución a terceros, e impedir su circulación en el mercado francés.

• Se establece un incentive fiscal o Patent Box que consiste en un tipo reducido del 10% (en lugar del 31% en 2019) de los ingresos netos obtenidos por explotación de la propiedad industrial (patentes, certificados de conveniencia pública, invenciones no patentadas pero patentables, Certificados de Obtención de Propiedad y procesos industriales) y software registrado.

¿Qué pasa en España?

Con antelación a la entrada en vigor de la Directiva, España no regulaba en una normativa específica la protección de los secretos empresariales. Esta protección se aplicaba con base en el art. 13 de la Ley de competencia desleal, y de los artículos 278 y 279 del Código Penal.

Con la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, publicada en el «BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2019, se traspuso la Directiva.

Píldoras de conocimiento

• No se habla de “secreto comercial” sino de “secreto empresarial”, aunque revisten el mismo significado.

• El plazo de prescripción es de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial (art. 11 de la Ley).

• Se otorga protección frente a “mercancías infractoras”: productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción o comercialización se beneficien de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita (art. 3, apartado 4 de la Ley).

• La nueva Ley actuará como ley especial. Sin embargo, se mantiene la calificación de violación de derechos como un acto de competencia desleal.

• Se mantiene la relevancia penal de los tipos delictivos contemplados en los artículos 278 y 279 del Código Penal. En particular, el artículo 278, apartado 1, y el artículo 279 dictan una pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses; mientras el artículo 278, apartado 2, establece una pena superior de tres a cinco años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses, para quién difunde, revela o cede a terceros los secretos descubiertos.

• Se establece un incentivo fiscal o Patent Box que consiste en la exención de un 60% de los ingresos netos obtenidos por la cesión o transmisión de la propiedad industrial (patentes, dibujos y diseños industriales, fórmulas y procedimientos industriales secretos, secretos empresariales y know-how), excluyendo derechos de propiedad intelectual. Es compatible con otras deducciones fiscales por actividades de I+D+i.

¿Y en el Belpaese?

En Italia, la Directiva se traspuso con el Decreto Legislativo del 11 de mayo de 2018, Nº 63, que entró en vigor el 22 de junio de 2018.

Píldoras de conocimiento

• La información protegida se recoge como know-how y secretos comerciales.

• Requisitos de contenido, valor económico y medidas de protección razonablemente adecuadas para mantener el secreto de las informaciones (artículo 98 del C.P.I. y 3 del Decreto Legislativo).

• Conductas ilícitas: obtención, utilización, o develamiento abusivo o no autorizado ni derivado de una investigación o desarrollo autónomo e independiente.

• Reclamación contra infractores que hayan deliberada o negligentemente revelado o utilizado los secretos, o bien comercializado productos que constituyan una violación (artículo 99 del C.P.I.), frente al castigo previo solo de las conductas dolosas.

• En un procedimiento judicial, el Juez puede prohibir a los sujetos investigados y/o a las partes y defensas (incluidos abogados, peritos, etc.) acceder a determinados documentos de los autos del procedimiento que contengan secretos comerciales, o limitar su conocimiento durante el juicio, parcial o totalmente.

• En los procedimientos de adopción de medidas cautelares el juez puede exigir caución al presunto infractor para que pueda seguir utilizando los secretos comerciales.

• Otra normativa aplicable específica se recoge en el artículo 2598 del Código Civil italiano, sobre competencia desleal y los artículos 388 y 623 del Código Penal italiano, sobre delitos de incumplimiento doloso de una orden judicial y de descubrimiento de secretos científicos o industriales.

¿Estaba el Reino Unido adelantado a su tiempo?

Sí. En el Reino Unido, la Directiva ha sido implementada mediante The Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018 (SI 2018 No. 597), aplicable desde el 9 de junio de 2018, siendo la primera legislación específica en la materia.

Previamente, se protegía mediante las reglas del Common law y la jurisprudencia de los tribunales (case law), configurándose como uno de los regímenes más eficaces y menos burocráticos.

Píldoras de conocimiento

•       El acceso debe de ser ilícito: la adquisición, uso o divulgación de un secreto comercial es ilegal cuando constituya una violación de la confianza en relación al secreto mantenido.
•       Incorpora los requisitos exigidos en la Directiva (UE) 2016/943.
•       El plazo de prescripción de la acción de defensa de secretos comerciales es de seis años.
•       En los procedimientos judiciales se crean “confidentiality clubs” de acceso limitado respecto de secretos y documentos confidenciales.
•       Celebración de las vistas judiciales privadas. 
•       Se establece un incentivo fiscal o Patent Box que consiste en un tipo reducido del 10% del Impuesto de Sociedades, aplicable sobre los ingresos netos obtenidos mediante la explotación o licencia de patentes u otras invenciones médicas, veterinarias o botánicas. Las patentes deben de haber sido registradas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, la EUIPO u otros determinados países europeos.

Conclusiones más importantes

•                Los secretos empresariales no son registrables. La protección solo consiste en mantenerlos reservados frente a una revelación no autorizada.
•                La protección es indefinida, mientras dure su carácter confidencial.
•                No hay gastos de registro, pero sí derivados del mantenimiento del carácter reservado de la información.
•                Los secretos empresariales no son objeto de control por autoridades u organismos gubernamentales.
•                Existen incentivos fiscales o “Patent Box” en determinados países europeos.
•                En Europa, la normativa comunitaria ha conseguido una relativa armonización. Sin embargo, subsisten diferencias en las legislaciones de los distintos Estados Miembros.
•                Fuera de la Unión Europea, la regulación de la protección de los secretos comerciales no es uniforme.

¿Cómo podemos ayudarte?

En Gowper estamos comprometidos con la protección eficaz y la explotación segura de los secretos empresariales e innovaciones de nuestros clientes, y nuestros servicios son un fiel reflejo de ello:

• Negociación y redacción de todo tipo de contratos para la protección y/o explotación de los secretos empresariales y know-how: de confidencialidad y non-disclosure agreements, de cesión, licencia o transferencia de tecnología, know-how o secretos empresariales, de desarrollo e innovación de procesos, productos o servicios, etc.
• Implementación de programas de compliance y cumplimiento normativo, para blindar los secretos.
• Litigación en materia de revelación de secretos empresariales y reclamaciones de daños y perjuicios.